國際智慧財產最新趨勢及因應 國際研討會整理(上)

引言 劉江彬(磐安智慧財產教育基金會董事長)

徐小波(宇智顧問股份有限公司董事長)

由磐安智慧財產教育基金會與世博科技顧問股份有限公司共同主辦的「國際智慧財產最新趨勢及因應」國際研討會於2月24日盛大舉行,本場研討會邀請德國聯邦法院、美國、日本及臺灣多位頂尖專家和學者,解析國際最新智慧財產相關議題。從上午場介紹歐盟、德、美、日的專利制度最新發展與變革、全球專利訴訟與仲裁趨勢。再到下午場分析元宇宙、AI科技與5G應用等新興產業與智慧財產碰撞與融合之法,讓與會觀眾完整吸收國際智財最新趨勢。

研討會分成「專題演講」、「國際智慧財產最新發展趨勢」、「新興產業智慧財產解方」與「智財營運成敗關鍵」四節。第一節由宇智顧問股份有限公司徐小波董事長主持,德國聯邦最高法院(Bundesgerichtshof (BGH) der Bundesrepublik Deutschland)的庭長巴赫(Klaus Bacher)大法官主講「歐洲單一專利法院的發展」,與美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)前首席法官瑞德(Randall R. Rader)主講「全球法院的專利訴訟狀況和仲裁趨勢」。

巴赫法官自1995年起擔任曼海姆(Mannheim)地方法院智慧產權法特別庭的法官,並在2009年被任命為聯邦法院法官主要審理專利、反托拉斯(Antitrust)與能源相關案件,同時也在德國法各領域皆有涉略與研究,包含德國專利法、民事訴訟法、不正當競爭法和反限制競爭法等論著。

瑞德法官過去一直在智慧財產權領域深耕,作為聯邦巡迴上訴法院首席法官,其所撰寫之判決與出版之專業論著實屬全球智慧財產保護的成長明燈,帶領著全球智慧財產的進步。而瑞德法官自2014年退去法官職後,成立了the Rader Group,專注於仲裁、調解、法律諮詢與法律教育服務,在全球各國如西雅圖、曼谷、首爾、東京、慕尼黑等開設學分學程,也持續通過全球的演講活動推廣其對於智財權的理念。瑞德法官曾任美國參院司法委員會幕僚長,實際參與美國《拜杜法案》(Bayh-Dole Act)法案制訂,曾來台現身分享當年立法沿革。當時司法院翁岳生院長成立專責智慧財產法院(現為智慧財產及商業法院),亦曾邀請瑞德法官到台灣,把美國智慧財產法院的成立歷史與運作機制詳細介紹給台灣。

第二節「國際智慧財產最新發展趨勢」由磐安智慧財產教育基金會劉江彬董事長擔任主持人,並分別由布萊梅大學(Bremen University)智慧財產權法榮譽教授葛漢斯(Heinz Goddar)教授與漢堡博銳思法學院(Bucerius Law School, BLS)梅蘭妮(Melanie Müller)講師、喬治華盛頓大學(George Washington University)智慧財產與技術法中心前主任暨榮譽教授馬丁(Martin J. Adelman)、Winston & Strawn國際律師事務所合夥人湯馬士(Thomas Lewis Jarvis)律師,並由東京大學尖端科學技術研究中心(RCAST)智慧財產法教授玉井克哉(Katsuya Tamai)作為本節壓軸的主講人,其演說題目為「日本境外專利侵權、經濟安全與專利法」。

葛漢斯教授作為智慧財產榮譽教授在布萊梅大學和慕尼黑知識產權法中心(MIPLC)以及多個外國大學教授專利法,在漢堡法學院(BLS)擔任工業產權講師,同時也是德國Boehmert & Boehmert專利事務所合夥人。Goddar教授是國際技術授權主管總會(LESI )的前任主席、LESI德國前任主席,更是被「IAM Strategy 250」評為「世界領先的智慧財產戰略家」、德國JUVE手冊列為德國專利代理人中以物理學為技術重點的領先人物之一。Melanie Müller講師是德國Boehmert & Boehmert專利事務所執業律師,同時也是漢堡法學院(BLS)的工業產權講師,其專業囊括商標、不正當競爭法等領域。在其大力協助下,讓台灣於2006年順利成立國際技術授權主管總會中華分會(Licensing Executives Society [LES] Chinese Taipei)。

馬丁教授是Theodore and James Pedas家族智慧財產和科技法名譽教授,同時也是喬治華盛頓大學法學院智慧財產共同主任與The Dean Dinwoodey Center 智慧財產研究中心共同主任。曾是韋恩州立大學(Wayne State University)法學院的法學教授,專攻智慧財產和反托拉斯法,他撰寫了多篇關於專利法、專利法經濟學和專利反壟斷法的法律評論文章,並且作為專利法和實務方面的專家,他在大約190起專利侵權或專利反壟斷案件中透過證詞或出庭作證。

湯馬士律師是國際律師事務所Winston & Strawn LLP的合夥人之一,其主要業務為美國國際貿易委員會(International Trade Commission,以下簡稱ITC) 337之專利訴訟,在三十多年的執業生涯,裡,擔任首席律師出庭處理超過60件ITC 337 專利訴訟案件,更因此入選首屆法律500強名人堂(The Legal 500 Hall of Fame)。

玉井教授在日本RCAST、信州大學(Shinshu University)、政策研究院(GRIPS)皆有任教,同時也是Rader Group PLLC的法律顧問,其博學的知識與專業經驗再加上流利的英語及德語使玉井教授得以將日本與國際的智慧財產議題接軌,在國際上廣泛發表演講,讓國際看見日本,也讓日本智慧財產保護不斷與時俱進。

 


歐洲單一專利法院的發展 Klaus Bacher

(德國聯邦最高法院第十民事庭(即專利庭)庭長)

巴赫法官首先介紹歐盟單一專利法院協議(Unified Patent Court Agreement)(下稱UPC協議),歐洲過去的法律制度,與智慧財產相關的訴訟程序複雜,無疑增加專利權人尋求救濟的困擾。歐洲針對此議題不斷推動其發展,因此UPC協議應運而生,透過UPC協議簡化過去複雜的程序,讓專利權人可以透過歐盟單一專利法院(Unified Patent Court, UPC)在所有會員國內,產生單一的效力。

結至演講前,UPC協議中的成員國,包含十六個已批准並完成生效程序的國家,分別是奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞與瑞典,以及擔任守門人(Gate keeper)的德國也於今(2023)年2月17日正式批准,共計十七個國家,再加上七個簽署國:塞普勒斯、捷克共和國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克。另外,克羅埃西亞、波蘭、西班牙並未加入該協議中;英國則是被撤回其批准。

UPC協議在2021年奧地利批准歐盟單一專利法院協議臨時申請案(Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application, PAP-Protocol),成為第13個參與UPC協議臨時適用的成員國,使得UPC得以啟動試行階段(進入PAP期間),而直至今(2023)年2月17日德國正式提交批准書,從而啟動協議第89條第一款的倒數計時時間,正式宣告UPC協議將會在2023年6月1日生效(參照歐洲單一專利法院網站,https://www.unified-patent-court.org/en,最後瀏覽日2023/02/26)。

首先介紹UPC未來的施行方式,UPC主要針對三類案件具有管轄權,包含

(一)待UPC協議生效後申請並通過之具單一效力的歐洲專利(區域性加強合作之歐盟專利保護規則Regulation (EU) No 1257/2012);

(二)傳統歐洲專利案件(Bundle Patents 包裹專利);

(三)歐盟單一專利及歐盟藥品補充保護證書(supplementary protection certificate issued for a product protected by a patent)。

歐洲專利之權利人在7年的過渡期(5年後將再審查過渡期延長的可能性)內可以選擇國內法院或者歐洲統一專利法院管轄相關案件,在過渡期間專利權人可以選擇退出(opt-out),並也有再次選擇加入(opt-in)的可能性。

在UPC開始運作後,欲提起專利訴訟之人在歐洲將有多樣的選擇,若以事件性質區分,其關係到各法院的特質,例如若欲一次決定在多個國家的侵權行為與有效性應首選UPC;若在單一國家保護即足以,則選擇該國國家法院即可;再如欲快速判定是否侵權或欲選擇擁有專門處理智慧財產案件的法庭則可選擇德國法院,如杜塞道夫(Düsseldorf)法院、慕尼黑第一法院(Munich I)、曼海姆(Mannheim)法院與漢堡(Hamburg)法院等。而UPC的尚有英語訴訟的優點,使得原告得以減少訴訟程序中的翻譯成本。

再進一步言之,若已選擇欲進行訴訟之法院,則專利權人亦有不同之事前作業,想透過UPC審理之專利權人應註冊單一專利保護;想透過各國國家法院者則應該退出原先選擇的包裹專利,當然,無論如何提出訴訟的最重要的一點絕對是「比被告更早採取行動」。

從法院角度來看,可能收到以性質區分之專利訴訟。UPC審理之案件所可能產生之效果包含專利權人得在多個國家強制執行、但負擔訴訟的成本較高。另一方面,選擇各國法院的案件效果則可能包含專利權人認為其專利在單一國家強制執行足矣、負擔訴訟費用相對較低。特別的是在各國法院所處理之專利可能是具有極高價值的「皇冠上的明珠」(the patent is a crown jewel),巴赫法官認為由於沒有人能確定UPC的發展與具體的執行效率會如何,因此具有極高價值的專利可能會先行觀察未來UPC的發展,再依據自己的專利佈局選擇是否進入UPC,而短時間內先使用國家法院進行訴訟攻防。

演講的尾聲,巴赫法官利用兩個問題作結,其一為UPC是否會成功,巴赫法官的答案是「會」,他認為成功重要的因素是UPC有許多受訓練和優秀的法官,具有高度專業的審判經歷,而因各國法院管轄權使專利權人在多國有訴訟上的困擾,UPC將會提供一個很好的解決方式,儘管一定會有很多挑戰、也可能會有小失誤,但相信所有參與的法官都願意建立單一專利法院制度,並且會盡快達到最佳效果。第二個問題是國家法院是否仍會裁決專利案件,對此巴赫法官相信有很多專利權人可能更偏好當地系統,未來或許有一天歐盟專利會全部到單一法院進行審理。但現階段仍然會有很多案件選擇國家法院,像是訴訟成本較低的專利案件,或者擁有極具價值專利的公司,在短期內可能就會選擇觀望情況,因此短時間內國家法院仍會繼續審理專利案件。

 


全球法院的專利訴訟狀況和仲裁趨勢 Randall Ray Rader

(美國聯邦巡迴上訴法院退休首席法官)

 

瑞德法官以其和華為之間的對話開啟演講:「如果公司經常被告,就示使用了很多先進科技,而法律也會在這個過程中,告訴你該如何在全球範圍內保護自身權利」。若從實際數字來看,2013年的蘋果公司(Apple Inc.)被起訴達59次、亞馬遜公司(Amazon.com, Inc.)50件、全美最大的電信服務供應商AT&T有45件、谷歌公司(Google)亦緊隨其後也有39件,因此也可以說成功的關鍵之一就是成為被告。

聚焦在全球的專利訴訟狀況,可觀察到美國的專利訴訟案件近年有下降趨勢,自瑞德法官在任職法官時的四千件,到近幾年的皆在三千件上下,而在2011年9月通過美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act,簡稱AIA)後,2012年湧入大量的AIA案件,成為近15年最多專利訴訟的一年。

另觀德國專利訴訟案件佔據歐洲超過60%的智慧財產案件,由杜塞道夫(Düsseldorf)法院、慕尼黑第一法院(Munich I)、曼海姆(Mannheim)法院與漢堡(Hamburg)法院為審理案件之主要法院,不同於專利權人因為高昂的賠償金選擇美國法院進行訴訟,選擇德國法院的原因大致分成兩個,分別是「時間」的優勢與「勝訴」的優勢,據2006年至2016年統計資料顯示德國法院平均審理時間約16個月,而原告的勝訴率為64%,使得德國法院成為專利訴訟的首選。

再觀中國,其擁有比全世界其他國家加總起來還更多的案件,然在中國審理的數量卻微乎極微,而2021年在地方法院審理的各類智慧財產案件皆較前一(2020)年有10%至70%的增長,僅就專利案件就受理了近三萬兩千件,較前一(2020)年增長了10.98%,中國在一年內的授證案件有4,000件以上,幾乎與美國進入法院的專利案件相同,且有繼續增加的趨勢,如此大量的案件數量成長源自於中國對於專利禁令的數量大增。

在全球化的時代,智慧財產案件勢必走向國際才能使權利人擁有足夠的抵禦能力,瑞德法官進一步提到,以美國為例,如前所述選擇在美國提起訴訟之人之考量可能來自於高額的賠償金,對於專利價值如何計算,最常適用Georgia-Pacific案中的因素進行合理權利金(Reasonable loyalty)計算,從授權、市場及技術等角度進行綜合評估,最終得出專利價值。細究影響賠償金的容因素主要有三個部分,分別是現金基礎價值(Cash-Based Valuation)、成本基礎價值(Cost-Based Valuation)與市場基礎價值(Market-Based valuation,所謂現金基礎價值指的是商品或專利自身的現值;成本基礎價值則是將標的與同性質之他方相比可節省之成本或時間,而得被量化的效率也屬於衡量範圍,舉例而言,若新藥的開發能夠使得患者減少三日的住院時間,則該三日的住院成本即是該專利可節省的成本;最後的市場基礎價值基本上為市場決定的價值,包含商品或是方法被市場所接受與所利用其衍生的價值。

然縱使依賠償金額觀之,在美國提出專利訴訟對於專利權人具有莫大優勢,在排除訴訟時間的問題之下,仍有一個巨大的阻礙擺在專利權人面前使之不得其門而入,即訴訟成本,若是風險金額(Amount at risk)在一百萬美元以下之案件平均需要六十萬美元的訴訟費用,若是百萬以上兩千五百萬美元以下與超過兩千五百萬美元之案件分別須兩百五十萬美元與五百萬美元左右的費用(平均成本),如此高昂的訴訟費用常是專利權人望之卻步的主要原因,故瑞德法官認為專利權人也能夠考慮如德國的迅速與勝率,以及中國與日本,此二國家在亞洲是更有影響力及管轄權的法院。

一項完美的全球專利訴訟保護計畫,或許是在德國或中國獲得快速且強力的禁制令後,至美國提起訴訟,以此做為槓桿促使和解。然而此計畫的缺點即是面對高額的訴訟費用。因此,瑞德法官亦提出了「仲裁」的想法,仲裁是在迅速變動的時代更具效率的方法,仲裁的優勢包含機密保護、法源的可選性、法官的可選性與成本之可控性,在法官的選擇上即可選擇一個針對該標的或產業方面相對有經驗的法官,而且仲裁最大優勢是「可溝通性」,往往公司或專利權人更需要的是控制成本又具效率的結果而非一個冗長程序下的答案,且得以在一個城市同時完成來自不同地區、國家的案件,大大減少資源的消耗。

在演講的最後,瑞德法官拋磚引玉,他認為臺灣是一個具有高度潛力的地方,適合發展國際仲裁環境,期許仲裁這棵大樹的種子能在臺灣深耕發芽。

 


德國專利法修正 葛漢斯(Heinz Goddar)

(布萊梅大學(Bremen University)智慧財產權法榮譽教授教授)

梅蘭妮(Melanie Müller)

(漢堡博銳思法學院(Bucerius Law School, BLS)講師)

由二位講師帶來的演講主題為「德國專利法修正」,眾所皆知德國專利法院一直是歐洲專利權人選擇進行侵權訴訟的主要法院,究其原因包含強大的市場地位、擁有龐大經驗的法官、具效率的程序時間、二元審理制度以及自動核發禁制令(quasi automatic injunctive reliefs)的聲請有利於專利權人等。

然在強大的背景構建出的專利法院仍有為人所詬病之處,例如二元審理制度所帶來的時間差導致的專利蟑螂的濫用,所謂二元審理制度係指德國將專利訴訟分為「專利有效性」與「專利侵權」,前者由聯邦法院管轄,後者則由地方法院審理,因此當地方法院判定被告侵害專利權人且核發禁制令時,被告無法於同一訴訟程序抗辯專利無效,而需進到聯邦法院另起程序,然專利有效性之審理時間遠長於專利侵權,因此使得專利蟑螂有機可趁;對於自動核發禁制令也同樣遇到批評,因為該禁制令對於複雜的產品來說是不公平的,舉個簡單的例子,當一件複雜的產品中僅有一小部分且次要、非功能性的要件有侵權疑慮,由於自動核發禁制令的關係將會影響整個產品,將可能對於被指控的侵權人造成不成比例的經濟影響,尤其是對於電子、科技、汽車產業等產品日益複雜的領域更是雪上加霜,同時也給了專利蟑螂濫用的機會。

因此德國立法者提出了一種解決方案,即「簡化和現代化專利法的第二次修正案(2. PatMoG)」,該修正案主要內包含將專利有效性與專利侵權同步(改善時間差)以及將比例原則納入德國專利法(German Patent Act, GPA)第139節第1項中,在立法過程中,GPA第139節的法條文字經過多次修改,最終於2021年6月10日聯邦議院通過草案,修正部分包含第81節f.、第83節以及第139節。

現行GPA第139節第1項第1款及第2款係「任何人違反第 9 至 13 節的規定使用專利發明,如果有再次侵權的風險,可由被侵權人提出要求以獲得禁制令。如果是第一次侵權的情形下,也可以主張該此項權利。」同節同項第3款即本次修正之重點,係為「由於個別案件的特殊情况和誠信原則,如果此要求(請求禁制令的要求)將會因專有權(排他性權利)給侵權人或第三方帶來不符合比例的影響,則該要求將不予考慮。」

條文中雖新增了針對核發禁制令的比例原則審查,但並未明確給出應衡量之要件,講者認為其原因是希望能更貼近個案審查,如何決定不符合比例原則的要件,需依個案審查而沒有完全統一的標準,由於每一個案件都擁有各自的特色,因此不符合比例原則的要件,必須仰賴法院在專利所有人/專屬授權人與侵權人、第三方之間去衡量。

在專利權人端,立法者特別提到需分析專利權人在禁制令中的利益衝突情形,透過分析專利權人是否真的有生產使用該專利權的產品,或者他是個不實施專利實體(NPE),又或者他只是個專利蟑螂。意即專利權人可能在沒有生產該專利權的產品的前提下,已經向潛在的專利侵權人收取權利金;又該專利權人並沒有對任何其擁有的專利進行研究開發(R&D)的活動,僅等待使用該專利的製造商投入巨額投資後,再利用禁制令主張對方侵權以獲取其根本從未有的潛在專利商業利益作為衡量內容。

侵權人端包含任何被指控侵權的產品製造商及其在供應鏈中的客戶(經銷商或運輸商)皆屬於該款中得提出不符比例原則異議之人,其得做為判斷之要素類似於FRAND條款中對標準必要專利(Standard Essential Patent, SEP)之合理授權條件的特殊異議要件,包含有作出避免侵權的合理預防措施、努力與專利權人達成授權合約、有尋找替代解決方案或其他訴前行為、產品複雜性、異常高額或緊急的損害與關於專利有效性的負面預測等。值得一提的是,在已具有FRAND條款異議可用的情形下,為何德國仍需要此一異議的問世,原因是可能侵權人並不具備適用FRAND條款的壟斷市場地位,故仍需要能普遍使用的不符比例原則之異議。

在第三方利益端,則是顧慮GPA第24節強制授權與第139節第1項第3款之矛盾,由於涉及生活必需品(如醫藥品)、重要基礎設施等,影響範圍可能不僅止步於專利權人與被控侵權人之間,而是更包含了第三人利益,但該利益是否完全等同於一般利益/公眾利益以及該如何衡量,講者認為需待法院實務的判斷並探究立法者意圖。

該款所呈現之效果法律並沒有具體規定,而是仰賴法院根據個案決定,但應特別澄清,專利侵權並不會因為該不合比例的禁制令救濟,而沒有侵權的問題,其仍是非法行為,但依GPA第139節第1項第4款規定,在異議成立狀況下,被侵權人得獲合理的金錢補償,同項第5款則是強調根據第2項提出的損害賠償不因此受影響,表示損害賠償請求(damages)和補償請求(compensation)並非相互排斥。

在演講的尾聲,講者利用兩份判決作為此次修法介紹的結尾,分別是IP Bridge/Ford: Regional Court Munich - 7 O 9572/21與Sofosbuvir: Regional Court Düsseldorf – 4c O 18/21,由此得出關於GPA第139節第一項的未來,即從法條、概念和判例法皆表明無需過於擔心德國「自動核發禁制令」禁制令救濟的變化,德國法院對專利所有者在侵權訴訟方面仍然具有吸引力,且即使歐盟單一專利法院(Unified Patent Court, UPC) 開始生效也不太可能改變這種情況。

 


美國專利最新發展 馬丁(Martin J. Adelman)

(喬治華盛頓大學(George Washington University)智慧產權榮譽教授)

美國法院擁有陪審團參與審理案件的制度,其源自於美國憲法第七修正條文,即「在普通法的訴訟中,其爭執所涉及價值超過二十元者,則當事人有權要求陪審團審判;任何業經陪審團審判之事實,除依照普通法之規定外,不得在美國任何法院中重審。」故在涉及損害的案件中,皆可能要求讓陪審團參與審判。然智慧財產相關案件則不然,有時侵權行為可能尚未發生,或者尚未確認侵權,在損害尚未發生之下,便有不須適用第七修正條文而不須陪審團的餘地。又,美國專利案件在美國發明法案(America Invents Act, AIA)後,採用先申請(First-to-file)制度,也因此創設多方複審程序(Inter Partes Review, IPR),在此程序下,專利案件不會透過陪審團,而是由三位具有相關專業的法官進行審理。在智慧財產制度的框架下案件透過專業法官進行審判,並非由不具相關專業的陪審團進行,就無需將複雜的專業知識包含專利內容解釋給陪審團知悉,避免發生洩漏營業秘密之情事。

但基於這個發展條件下,馬丁教授認為美國漸漸走向和其他大陸法系國家一樣的審判制度,且這是對於陪審團制度的剝奪。當憲法修正案中明確表示陪審團參與審理是當事人權利時,為何專利相關案件多數都由三位法官單獨做成決定,是什麼促使社會普遍按照此一規律進行仍是無解之謎,縱使可能可以猜測是「無需向陪審團解釋高度專利之內容」為審理案件走向的原因,但Adelman教授認為仍有違反憲法之疑慮。

在Oil States Energy Services v. Greene's Energy Group案中即針對專利是公共權利(public rights)還是私人權利(private rights)做出美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States)的看法,該案涉及美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)的IPR程序此一制度是否違反憲法第三條及憲法第七修正條文。原告認為專利是一個私人權利,應有憲法第七修正條文的適用,而由陪審團參與審判,在聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)作出該案為違憲之判決後,該公司提交移審申請,2017年美國聯邦最高法院受理移審申請,並於2018年4月作出判決,結果為「維持下級法院判決」。在這個案件中,聯邦最高法院維持了之前既往的想法(例如Ex parte Bakelite 與United States v. Duell),認為授予專利屬於公共權所以無使用陪審團之餘地,但這類概念似乎有與憲法第七修正案之意旨相悖之疑。

此一判決顯示了聯邦最高法院對於專利性質的態度,準確來說,應指授予專利的性質,由於智慧財產普遍被認為並非天賦人權,「是否授予」專利的性質將全權決定的專利的定位,即如同判決書(由Clarence Thomas大法官主筆)中所說的,專利屬於公共特許權經營權(public franchises),且授予專利可以直接由行政或立法部門執行,而無需由司法干預,而其所參與之授予者亦不須是憲法第三條所指之法官,其權利係來自於憲法第一條所賦予國會之立法權。然而,專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)中審查員任命的合憲性問題便值得進一步討論者,成為聯邦最高法院在相關議題上的必須解決的另一疑問。

最後,馬丁教授認為此一判決十分值得思考與討論,當智慧財產與涉及憲法上的權利發生碰撞時,應如何權衡是一大課題。礙於時間關係,Adelman教授並未能更進一步深入討論,然仍舊為聽眾留下了值得細細回味的智慧財產權利議題。

 


美國ITC案例最新發展 湯馬士(Thomas Lewis Jarvis)

(Winston & Strawn國際律師事務所合夥人)

湯馬士律師在演講開始先幫觀眾建立了ITC 337 訴訟的基礎知識,由此帶出該條款對於專利的重要性,更進一步介紹了此一訴訟在新冠疫情影響下所造成的改變,完整的介紹了近期美國ITC的發展。

在美國,專利系統由行政體系的美國專利商標局(the U.S. Patent and Trademark Office, PTO)以及行政與立法體系共同創設的ITC組成,而在司法體系中,專利案件則會進入聯邦巡迴區上訴法院(CAFC)甚至聯邦最高法院進行審理。而ITC 337條規定,對進口貿易發現有侵害智慧財產權或其他形式的不公平競爭行為時,可根據申請進行調查。ITC 337條之所以非常重要,需要從美國在全球經濟中的市場份額切入,利用經濟合作暨發展組織(OECD) 2021年針對全球家庭支出的統計,美國總計高達1400萬美元以上的支出金額,遠超過第二、三名的中國與歐盟。

ITC 337之訴訟案件可能涉及參與的主體眾多,包含原告(專利權人)、被告(為進口而銷售、進口到美國、在美國境內銷售該已進口系爭商品的進口商、銷售商或承銷商等)、第三方(公共利益)、行政法官(Administrative Law Judge, ALJ)、ITC委員、ITC總法律顧問、美國總統、美國貿易代表辦公室(United States Trade Representative (Trade Policy Review Group))、美國聯邦巡迴區上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)、美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States)等。

管轄權部分,ITC對於所有進口到美國的商品的「製造商和分銷商」、「進口商」以及「進口後銷售商」的商品皆有管轄權,因此ITC的管轄範圍往往會觸及整個供應鏈,而若是被認為違反ITC 337條,商品可能會直接被拒於美國門外,其判斷要件為:

1.產品侵犯了有效的美國智慧財產權,且

2.產品是進口的,且

3.美國國內產業正在使用該智慧財產權。

ITC 337條的救濟手段(Remedial Orders)有兩種,其一為限制性禁止進口令(Limited Exclusion Orders),係指禁止進口本案被告製造的所有侵權商品;其二為一般性禁止進口令(General Exclusion Orders)指禁止進口任何人製造的侵權商品,如果商品來源難以確定或有必要採取有效救濟措施。其中停止與禁止令(Cease & Desist Orders)則指在美國境內涉及已完成進口但被認定侵權的商品。

值得一提的是跟地方法院的禁制令不同,上述的「所有侵權商品」,地方法院僅限訴訟產品,而ITC禁令涵蓋所有的商品,且ITC對於適用條件的解釋非常寬鬆,尤其是針對智慧財產相關商品的調查,在規定中有關智慧財產的商品無需控訴方提供證明金錢上之損害賠償(Monetary Damages),以至於美國權利人得以輕易地對進口商品進行控訴。

專利訴訟因其性質,在同一時間內可能有許多不同程序同時進行,甚至會因訴訟風險考量而將同一案件拆分成多個案件進行訴訟,因此過去在庭期協調、跨國溝通上往往花費不少時間。而在新冠疫情狀況下,每年ITC 337訴訟案件仍持續發生,訴訟程序亦未停下腳步,然而若以疫情作為分界點,近兩年解決的訴訟案件量更超越以往,Thomas律師認為疫情及科技的使用將使得ITC 337訴訟的程序進行向前邁了一大步。在新冠疫情時期,ITC 337訴訟使用遠距視訊會議所節省下的成本就有交通成本約80%、文件收集、審查和製作成本約50%以及約20%的律師時間成本,除了數字上的緩解外,亦有許多無形優點使得律師在處理ITC訴訟更加便捷,包含減少出差可以改善工作/生活平衡、士氣和員工留任率、有更多的預算可以支援庭外取證、日程安排不會被外界干擾而受影響等。

但有優點亦有缺點,例如科技訴訟中技術成本、經驗豐富律師的技術培訓、召集精通技術的法官、律師、律師助理、專家和法庭記者的挑戰等,資訊安全部份亦面臨挑戰,意外的資料損壞、病毒入侵、勒索軟體、駭客入侵等都可能造成巨大危機,因此如何防範成為各大律師事務所的一大課題與成本。

而近幾年的ITC 337條專利訴訟案件多圍繞在電腦資訊、半導體等,多數亦與臺灣有密切的關係,正因為涉及的商業機會與利益龐大,臺灣出口業者需要非常了解ITC 337條運作與關注近況,才能減少訴訟上的風險、保護公司利益。

 


日本境外專利侵權、經濟安全與專利法 玉井克哉(Katsuya Tamai)

(日本東京大學知的產權研究所先端科技研究中心教授)

有關日本專利法的最新近況可著眼在2022年(令和4年)5月中旬公布的「經濟安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)」,其中的第五章「保密專利制度」(特許出願の非公開, non-disclosure of patent application),其類似於美國的秘密專利制度(secret patent system),不同的是玉井教授認為日本此次新推行的制度大多數時候可能淪為表面功夫,而非實際意義上的保密專利。主要原因其一為日本制度僅保障部分技術,而美國則不分領域皆有保護,再者為日本的專利制度缺乏許多作為一個專業智慧財產法院的條件,例如日本的智慧財產法院相比美國的智慧財產法院缺乏調查的強度與強制力、對於專利及營業秘密的保護並不全面、無延長專利保護期限之制度與賠償金的差距等,皆顯示此一新制度與美國秘密專利制度的不同。

美國秘密專利制度是由國防部、能源部或是其他的政府部門來共同完成專利制度的建立及審查,此措施能最大程度的保護與國家安全、經濟或科技相關的專利,例如矽晶圓的製造或技術突破,對於美國而言,部分特定專利所衍生的問題被視為是國家安全層級,進而能被高度重視然相同的問題在日本並未能成為國家安全問題。

以罰則來看,由於美國將此類成為秘密專利之標的視為國家安全級別,若違反秘密保護之要求,如故意洩漏該發明或相關信息之情事則可能被判定為犯罪行為(35 U.S. Code § 186參照),而相同情況下,在日本洩漏專利發明或訊息並無刑事責任,僅止於民事侵權行為,極度缺乏強制力。

對於專利保護之期限,兩個國家也有需多不同的地方,日本專利係固定年限而無法延長,但在美國於保密令提出後,仍可以基於專利原始年限後再延長15年,對於專利有更佳保護效果,此措施對於需要更多研究時間開發專利的企業而言,企業將更有意願研發困難之項目。

另一方面,日本專利跨國侵權可分為兩種類型:第一種類型係指將具日本專利之產品賣給日本境內顧客,在這種情況下,適用領土原則,是否在日本境內販售是判斷是否侵權的關鍵。第二種類型則係指產品未在日本境內銷售,但將具日本專利的產品或技術輸出到海外,並在當地進行生產或銷售的情況。由於日本制度不同於美國仍有不足之處,因此玉井教授特別提到專利侵權型態所生的賠償問題也變得更加重要。

因此,保密專利制度的推出仍然是日本專利權的一大變革,在經濟安全保障推進法中詳細的制定了保密專利制度的程序、構成要件與效果等,從該法第65條至67條分別為基本準則、事前申請審查與案件審查(亦即內容審查),其認定該專利標的符合保護條件為「如果向公眾公開,極有可能因外部人員的行為而對國家安全造成損害的發明」,應綜合考慮風險程度、對指定產業發展的影響等。接著在認定此專利為保密對象時,其效力分別規範在第73至75條,包含採取保密措施防止信息洩漏之義務、禁止公開發明內容與不得未經政府許可使用該發明。若違反前述後兩者之規定,將依據第七章之罰則罰之(參照e-Gov法令検索,https://elaws.e-gov.go.jp/aboutsite/,最後瀏覽日:2023/02/27)。

以上為日本新推出的保密專利制度之概述,然如同上述,玉井教授認為日本在專利相關的法規範仍有很多進步空間,包含專利技術範圍的限制、執法的力度、專利期限的僵化與賠償金等,故期許未來能逐漸完善用以保護智慧財產。

 


臺灣智審法修正之影響 許曉芬

(成功大學社會科學院學院法律系暨工學院生物醫學工程學系教授)

我想分享一些關於台灣於2023年1月12日立法院通過智慧財產案件審理法(下稱「智審法」)之修正。自2008年頒布以來,這是智審法施行以來最重大的修正,預期對台灣的智慧財產權案件產生重要影響。

在修正後的法案中,其中一個主要變革為加強了營業秘密訴訟的保護,其中包括明確規定智慧財產及商業法院(下稱「智商法院)對於智慧財產民事案件的第一審具有專屬管轄權,而刑事營業秘密案件亦將由第一審智商法院審理。在智審法修正前,智財法院僅擔任刑事案件第二審法院,第一審審判仍在地方法院進行。修正後,所有營業秘密案件都將由智商法院審理。

此外,另配合國家安全法的規定,侵犯國家核心關鍵技術的營業秘密刑事案件將由第二審智商法院智財法庭(相當於高院層級)審理。您可以看到,智審法試圖將所有案件交由熟悉智慧財產特殊性的法官處理,以貫徹專業審理。

另一個重大變化是,涉及專利權、電腦程式著作權和營業秘密的民事訴訟事件必須由律師強制代理。此項規定預計將增加審判效率,提高法律服務的質量。此外,更多專家可以參與訴訟。引入了查證制度和專家證人制度。前者是參考日本法,但據說在日本的訴訟程序上並不常使用,因此我國實際適用之情形仍有待觀之。

此外,修正草案也試圖提高審判效率。若法院認為有必要,可以公布技術審查官所做的完整或部分報告書;當事人有機會就報告書進行辯論。這是台灣長期討論的問題,我相信修正是朝正確方向邁出的一步,因為在訴訟過程中確保程序透明和維護公正審判的權利非常重要。

另外,法院為降低被害人舉證之證明度,降低權利人(原告)的證明負擔,另課予被控侵權人有具體答辯義務。事實上,在修正之前,我國最高法院的判決已經確認了這種做法。在台灣,我們沒有美國證據開示(Discovery )制度,也沒有如歐盟國家所提供的資訊請求權,因此權利人往往很難收集證據。我希望這個變化將能使權利人更能主張自己的權利。

然而,立法院通過的修正草案未包含司法院提出的兩項重要變革。首先是暫未納入「專利及商標複審及爭議程序」,其次則是「法院徵詢第三人意見制度」。對於前者,由於主責機關已經努力許久,且我認為是正確方向,應該等一切就緒之後就可三讀通過。但排除法庭之友之規定,使法院得廣納徵詢第三人多元專業意見,以作出更正確妥適且貼合產業與社會現況的審判,我認為這是失去一個珍貴的機會,讓智慧財產案件更加互動、透明和接近公眾,這是十分可惜的。

總結,本次智審法修正應可預期對於增進法院審理效能,提高民事審判之效率及增強營業秘密保護有重要意義。

 


德、美專利法改變與臺灣機會 莊弘鈺

(政治大學科技管理與智慧財產研究所教授副教授)

國際上過去對於專利保護和權利救濟上的看法,總是會認為美國和德國分別有不同的著重,認為美國法院的損害賠償金額相當可觀,德國則是在禁制令的核發對於專利權人比較有利,並且能較為快速地知道判決結果。本次研討會中有談到德國關於禁制令核發的判斷標準與最新發展,這個議題對於台灣廠商來說相當地重要。因為過去德國法院在判斷認定專利侵權後,幾乎是會自動核發禁制令,要求廠商停止販賣的侵權行為。而本次德國專利法的修正,規範禁制令的核發應該要考量到「比例原則」,這是法院實務的體現,更也是因應新時代及新技術發展的趨勢。

因為過去的資通訊專利技術不少是應用在手機等行動裝置上,而專利侵權、禁制令核發的結果,最終是導致手機沒有辦法在市場上販售。但是現在的情形完全地不同,因為人工智慧、5G、6G技術的發展,資通訊技術是應用在自駕車、無人機、手術機器人上,這些產品的價格相當地高,如果因為專利侵權而無法在市場上販售,則對於業者影響重大。因此本次德國專利法的修正,始認為要對於禁制令的核發,改採「比例原則」,須權衡利益得失,整體來說,此項修正是有其必要,並且影響重大。另一方面,當未來德國關於禁制令的核發要考慮比例原則時,本次研討會中,講者有提到各項審酌的因素,是相當具有參考的價值。也或許等到未來德國司法實務累積更多的案件後,可以再更進一步地區辨出哪項因素會具有關鍵性的影響。

此外,雖然過去會認為相較於德國專利訴訟,美國專利訴訟通常耗時過長、過久,但是美國發明法案(America Invents Act, AIA)引入多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)後,使得相關的專利爭訟在行政階段解決,爭訟程序變得更有效率,在1年或是18個月內就可以解決,因而可以相比於德國的專利訴訟程序。而美國此在專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)所進行的多方複審程序,也是台灣近期在修正調整智慧財產案件審理制度時,所參考借鏡的對象。因此期待未來台灣此制度能具體落實並具備成效,讓專利爭訟提前到行政階段,法院後續的審理更集中。

 

#本文同步刊登於2023/03/28 工商時報A10A11

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